Kürzlich wurde die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/16 im Internet veröffentlicht. Die Entscheidung stellt klar, dass die Verwendung eines nicht offenbarten Disclaimers möglich bleibt. Im Folgenden geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über die Rechtsprechung, die zu dieser Entscheidung geführt hat und schließen dann mit unserem Fazit, welchen Einfluss die Entscheidung auf die Praxis haben wird.
Mit der Entscheidung T0437/14 vom 17. Oktober 2016 stellte eine Technische Beschwerdekammer die bisherige Praxis des Europäischen Patentamtes im Zusammenhang mit den sogenannten nicht offenbarten
Disclaimern in Frage. Die Technische Beschwerdekammer legte der Großen Beschwerdekammer folgende Frage vor:
“1. Is the standard referred to in G 2/10 for the allowability of disclosed disclaimers under Article 123(2) EPC, i.e. whether the skilled person would, using common general knowledge, regard the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer as explicitly or implicitly, but directly and unambiguously, disclosed in the application as filed, also to be applied to claims containing undisclosed disclaimers?”
Die Technische Beschwerdekammer hatte zwei weitere Fragen vorgelegt, die nunmehr aber nicht mehr von Relevanz sind, da die Große Beschwerdekammer die erste Frage mit „nein“ beantwortet hat.
Die Technische Beschwerdekammer stellte somit die Frage, ob die in der Entscheidung G 2/10 aufgestellten Kriterien für den offenbarten Disclaimer in Zukunft auch für den nicht offenbarten Disclaimer gelten, was die Verwendung eines nicht offenbarten Disclaimers nahezu unmöglich gemacht hätte.
Unter einem Disclaimer versteht man ein „negatives“ technisches Merkmal, das von einem allgemeineren Merkmal spezifische Gegenstände oder Bereiche ausnimmt. Aus der bisherigen Rechtsprechung der Technischen Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer hat sich ergeben, dass in Bezug auf die Zulässigkeit eines solchen Disclaimers zwischen einem offenbarten und einem nicht offenbarten Disclaimer zu unterscheiden ist. Von einem nicht offenbarten Disclaimer spricht man, wenn der ausgeschlossene Gegenstand in der ursprünglichen Anmeldung weder negativ noch positiv offenbart war. Liegt eine solche Offenbarung vor, spricht man von einem offenbarten Disclaimer.
In Bezug auf die Zulässigkeit des nicht offenbarten Disclaimers hat die Große Beschwerdekammer in der im Jahr 2004 ergangenen Entscheidung G 1/03 folgende Kriterien aufgestellt:
„1. Ein Disclaimer kann zulässig sein, wenn er dazu dient:
[…]
3. Ein Disclaimer, der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden Offenbarung relevant ist oder wird, stellt eine nach Artikel 123(2) EPÜ unzulässige Erweiterung dar.“
Diese Kriterien erlauben also die Einführung eines nicht offenbarten Disclaimers in einen Anspruch zur Abgrenzung gegenüber neuheitsschädlichem Stand der Technik, was durchaus als Ausnahme von der
allgemeinen Bestimmung gemäß Artikel 123(2) EPÜ gesehen werden kann.
In der späteren Entscheidung G 2/10 hat die Große Beschwerdekammer im Jahr 2011 zur Zulässigkeit des offenbarten Disclaimers Stellung genommen, und entschieden, dass die Aufnahme eines solchen Disclaimers nur dann gegen Art. 123 (2) EPÜ verstößt,
„wenn der nach Aufnahme des Disclaimers im Patentanspruch verbleibende Gegenstand dem Fachmann, der allgemeines Fachwissen heranzieht, nicht in der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung unmittelbar und eindeutig offenbart wird, sei es implizit oder explizit.“
Dieses Kriterium wird auch als „Goldstandard“ bezeichnet.
In der Praxis des Europäischen Patentamtes haben die in der Entscheidung G 1/03 einerseits und in der Entscheidung G 2/10 andererseits aufgestellten Kriterien bislang koexistiert. Es wurden also bislang für die Frage der Zulässigkeit eines nicht offenbarten Disclaimers andere Kriterien angelegt als für die Frage der Zulässigkeit eines offenbarten Disclaimers.
Genau diesen Punkt griff die T0437/14 nun auf und stellte die Frage, ob dieser „Goldstandard“ nicht auch für die Frage der Zulässigkeit eines nicht offenbarten Disclaimers gelten muss.
In der Entscheidung G 1/16 hat die Große Beschwerdekammer die Frage 1 wie folgt beantwortet:
“In respect of question 1, the EBoA while confirming decision G 1/03, holds that the gold standard disclosure test referred to in decision G 2/10 is not the relevant test for examining whether a claim amendment by an undisclosed disclaimer complies with the requirements of Article 123(2) EPC.
However, rather than simply answering that question in the negative, the EBoA considers it appropriate also to provide the following clarification of how the criteria laid down in G 1/03 are to be applied when assessing the allowability of an amendment to a claim by the introduction of an undisclosed disclaimer:
For the purpose of considering whether a claim amended by the introduction of an undisclosed disclaimer is allowable under Article 123(2) EPC, the disclaimer must fulfil one of the criteria set out in point 2.1 of the order of decision G 1/03.
The introduction of such a disclaimer may not provide a technical contribution to the subject-matter disclosed in the application as filed. In particular, it may not be or become relevant for the assessment of inventive step or for the question of sufficiency of disclosure. The disclaimer may not remove more than necessary either to restore novelty or to disclaim subject-matter excluded from patentability for non-technical reasons.
In the light of the answer given to question 1, the other two questions do not need to be answered.”
Somit hat die Große Beschwerdekammer die Frage 1 mit „nein“ beantwortet und entschieden, dass die in G 2/10 genannten Standards nicht auf Ansprüche anzuwenden sind, die einen nicht offenbarten Disclaimer
enthalten. Somit wird es auch in Zukunft möglich sein, nichtoffenbarte Disclaimer zu verwenden.
Die Entscheidung bestätigt zwar die prinzipielle Zulässigkeit des nicht offenbarten Disclaimers, stellt jedoch keineswegs einen „Freifahrschein“ für solche Disclaimer aus. In der Entscheidung werden einige Kriterien für die Zulässigkeit des nicht offenbarten Disclaimers aufgestellt, die für die Zukunft noch einigen Interpretationsspielraum für die weitere Rechtsprechung offenlassen.
Die Große Beschwerdekammer kategorisiert den nicht offenbarten Disclaimer in vier Kategorien A bis D wie folgt:
Die Große Beschwerdekammer stellt klar, dass Disclaimer vom Typ D den Kriterien der G 1/03 nicht entsprechen und daher nicht zulässig sind.
In Bezug auf die Zulässigkeit der Disclaimer-Typen A, B und C stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass
“the idea underlying Art. 123 (2) EPC is that an applicant or patent proprietor should not be allowed to improve his position by adding subject matter not disclosed in the application as filed, as this would give him an
unwarranted advantage […]”.
Die Kriterien, nach denen zu bestimmen ist, ob der nichtoffenbarte Disclaimer der Anmelderin bzw. dem Patentinhaber einen solchen „unberechtigten Vorteil“ („unwarranted advantage“) gibt, werden, in sehr allgemeiner Weise, im Absatz 46.4 der G 1/16 ausgeführt:
“The question to be asked in this context is not whether an undisclosed disclaimer quantitatively reduces the original technical teaching - this is inevitably the case as was explained above - but rather whether it qualitatively changes it in the sense that the applicant's or patent proprietor's position with regard to other requirements for patentability is improved.
If that is the case, then the original technical teaching has been changed by the introduction of the disclaimer in an unallowable way.
[…]
It is noted for the sake of completeness that the prohibition of a qualitative change in the original teaching applies in an absolute way, i.e. not only with regard to the prior art which provides the basis for the undisclosed disclaimer, but also to the entire prior art relevant for the assessment of inventive step. In practical terms, this means that the evaluation of inventive step has to be carried out disregarding the undisclosed disclaimer.”
Somit scheint der Unterschied zwischen einem zulässigen und unzulässigen nicht offenbarten Disclaimer der Typen A, B und C davon abzuhängen, ob diese die ursprüngliche technische Lehre quantitativ reduzieren oder qualitativ ändern. Im letzteren Fall ist der nichtoffenbarte Disclaimer nicht zulässig. In jedem Fall darf der nichtoffenbarte Disclaimer bei der Frage der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden.
Es ist aus unserer Sicht für die Praxis zu begrüßen, dass die Große Beschwerdekammer die Zulässigkeit des nicht offenbarten Disclaimers zumindest im Prinzip bestätigt hat. Somit verbleibt der nichtoffenbarte Disclaimer ein Teil des Werkzeugkastens, was aus Sicht der Anmelder/Patentinhaber angemessen erscheint.
Allerdings stellt die Große Beschwerdekammer ein recht abstraktes Kriterium auf, das die Zulässigkeit von nicht offenbarten Disclaimern begrenzt. Der nichtoffenbarte Disclaimer ist nur zulässig, solange er lediglich eine quantitative Reduktion der ursprünglichen technischen Lehre darstellt und nicht zu einer qualitativen Änderung derselben führt. Dieses Kriterium lässt für die weitere Rechtsprechung einen deutlichen
Interpretationsspielraum zu. Anmeldern ist zu raten, bei der Ausarbeitung von Ansprüchen und Beschreibungen mit großer Sorgfalt möglichst viele Rückzugspositionen zu schaffen, da die Zulässigkeit eines nicht
offenbarten Disclaimers als „Rettungsanker“ keineswegs als gewährleistet erachtet werden kann.
